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《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的理解与适用 　　　　　　　　 ——第1127045号“haupt”商标争议案评析 　　　　　　　　　　　  汪 泽 《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”能否用于保护私权及其适用条件，是长期困扰商标确权行政执法和相应司法审查的疑难问题之一。自2001年《商标法》实施后，国家工商总局商标评审委员会（以下称“商评委”）在多次专家论证会的基础上制定了相应的审理标准。本文在阐明本款立法渊源、目的和含义的基础上，结合具体案例对本款的适用条件进行了分析。 基本案情   申请人：金丰利超硬刃具（深圳）有限公司 被申请人：深圳市辉锐实业有限公司 争议商标：第1127045号“haupt”商标 （一）当事人主张 申请人的主要理由：一、申请人于1991年3月注册成立，专业生产硬质合金圆锯片产品，在全国各大城市均有办事处，代理销售申请人生产的haupt商标锯片。产品销售在国内市场中占有相当大的比例，受到广大消费者的好评。申请人自1991年成立以来一直使用了haupt商标，被申请人的法人代表、总经理赵莉自1991年至1993年3月任申请人的报关员兼出纳员。赵莉明知申请人生产的haupt商标的锯片，其于96年10月占股80%登记注册被申请人，并于同年11月即以申请人使用多年并信誉卓著的haupt商标申请注册在与申请人相同的产品上。二、被申请人的行为属于以不正当手段取得注册的行为。被申请人的法人代表赵莉在完全了解这些事实的情况下，在离开申请人之后，抢先在与申请人相同产品上申请注册haupt商标，意图利用申请在先原则掠夺申请人多年经营成果，也即掠夺申请人商标信誉价值。其行为在客观上对申请人造成严重损害。该行为违背我国民法通则的诚实信用原则。 被申请人答辩的主要理由：一、1991年3月，长春工业刀片总厂与香港金田木业机械有限公司合资成立了深圳金丰利公司。由于港方没有销售能力，资金不到位，深圳金丰利公司亏损几十万于95年初解体。申请人的产量、市场、信誉等之词实属无稽之谈。二、申请人提出被申请人的行为属于不正当手段取得注册行为实属诬陷。首先，申请人在被申请人提出注册前根本没有多少新锯片生产量，更谈不上产品信誉，当时申请人亦属刚起步阶段。其次，haupt商标92年底才设计出来，申请人称91年成立以来一直使用haupt商标纯属谎言。三、从历史客观事实讲，被申请人的代表是其原金丰利公司报关员兼出纳员，但这并不能依此推论该商标即为抢注，具体要看事实，该商标虽然使用在先，但数量有限，既不存在驰名又不存在知名，申请人没有一个解体前的见证人，对当时的历史一点也不知情，而答辩人的代表才是原金丰利公司成立伊始的见证人，对于公司设立初期——演变——解体及公司的生产运营情况是最有发言权的。 　  （二）商评委审理与裁定 商评委经审理查明，一、争议商标系由被申请人深圳市辉锐实业有限公司于1996年11月18日向商标局提出申请，于1997年11月14日获准注册，指定使用商品为第7类的锯片（机器零件）等，注册号为1127045。 二、被申请人的有关申请人成立时间、争议商标“haupt”设计时间及使用情况等答辩意见表明，其一，被申请人的法定代表人赵莉曾经担任过申请人的工作人员，职务是报关员兼出纳员。其二，“haupt”是申请人在先设计、使用的商标。其三、被申请人的法定代表人赵莉对于申请人的生产经营情况非常清楚，“是最有发言权的”，其对于“haupt”商标的设计、使用情况是明知的。鉴于被申请人在答辩意见中客观上承认了对其不利的案件事实，我委予以确认。 商评委经审理认为，被申请人的法定代表人曾经是申请人的工作人员，在离开申请人后设立了生产同类产品——硬质合金圆锯片的被申请人，其在明知“haupt”是申请人在先设计、使用的商标的情况下，却在锯片（机器零件）等商品上申请注册“haupt”商标，被申请人的行为违反了诚实信用原则，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为。依据《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、第四十三条之规定，我委裁定：申请人对被申请人注册的第1127045号“haupt”商标所提争议理由成立，该商标注册予以撤销。   （争议商标） 评析  本案的焦点问题是：“haupt”商标系申请人在先使用的商标，但不符合《商标法》第13条的未注册驰名商标和第31条具有一定影响商标的条件，被申请人明知申请人在先使用该商标而予以申请注册。对于此类申请注册行为，能否适用《商标法》第41条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定予以制止。 一、“以其他不正当手段取得注册”的理解 《商标法》第四十一条第一款源自1993年《商标法》第二十七条和《商标法实施细则》第二十五条。1993年商标法修改时，国务院《关于<中华人民共和国商标法修正案（草案）>的说明》明确指出，目前在注册商标管理工作中碰到的一个问题是，某些人弄虚作假骗取商标注册，还有的人以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册，谋取非法利益。现行《商标法》对这种欺骗性注册的问题缺乏相应的规定。针对这一情况，参照一些国家的做法，草案增加一款：“用欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的，由商标局撤销该注册商标”，即1993年《商标法》第二十七条的规定。根据该条规定，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”是撤销注册商标的事由之一。按照1993年《商标法实施细则》第二十五条规定，《商标法》第二十七条行为系指：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。《商标法实施细则》在列举四种不正当注册行为之外，规定了第（5）项作为兜底性条款。其中，第（1）项是对“欺骗手段”的解释，目的在于维护正常的注册秩序；第（2）项至第（5）项是对“以其他不正当手段”的解释，主要目的在于保护私权。由此可见，1993年《商标法》第二十七条“以欺骗手段和其他不正当手段取得注册”规定的立法本意是既禁止欺骗商标注册机关的注册，也禁止侵害他人权益的不正当注册。2001年商标法修订时，将《商标法实施细则》第二十五条的第（2）项分解为现行《商标法》第十三条保护驰名商标和第三十一条保护在先使用并有一定影响的商标；将第（3）项修改为现行《商标法》第十五条禁止代理人或者代表人抢注商标所有人的商标；将第（4）项修改为现行《商标法》第三十一条禁止侵害他人合法在先权利；由于第（1）项是对“欺骗手段”的解释，没有单列。现行《商标法》第四十一条第一款虽然沿用了1993年《商标法》第二十七条的规定，但缺少了《商标法实施细则》第二十五条第（5）项的兜底性条款。而且，现行《商标法》第四十一条第一款将“以其他不正当手段取得注册”与违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条、欺骗手段等绝对性理由并列，且以第二款和第三款规定了侵害特定权利人权益的相对性理由，从字面和逻辑关系上理解，本款中“以其他不正当手段取得注册”保护的是公共利益和注册秩序，不能用于保护相对人的权益。从字面和逻辑关系上理解，本条第一款中“以其他不正当手段取得注册”保护的是公共利益和注册秩序，不能用于保护相对人的权益。由此造成现行《商标法》难以制止其第十三条、第十五条、第三十一条规定以外的其他不正当注册行为。 鉴于此，商标评审委员会曾多次召开专家咨询会进行研究，研究后认为：从《商标法》的立法宗旨出发，考虑到前述该项法律条款的沿革。同时，鉴于实践中出现了难以适用现行《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条予以制止的不正当注册行为，只能寻求适用第四十一条第一款的规定。如果一律不适用该条款，既不符合立法本意，也不利于制止恶意明显的不正当竞争行为。在适用法律时，应当优先适用《商标法》的其他条款，只有违反诚信原则、恶意证据充分而《商标法》的其他条款难以调整的不正当注册行为，才考虑适用该条款，而且应当谨慎使用，严格把握适用要件。商评委根据立法本意和评审实践，在《商标审理标准》中将本款“其他不正当注册行为”界定为“基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”，即“在《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明争议商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，争议商标应当不予核准注册或者予以撤销”。 就本案而言，申请人基于其在先使用“haupt”商标提出争议，但所举证据不足以证明其“haupt”商标构成《商标法》第十三条第一款规定的“未注册的驰名商标”，或者第三十一条规定的“在先使用并具有一定影响”的商标，显然无法适用上述条款。但是，申请人如能证明，被申请人申请注册争议商标“haupt”违反了诚实信用原则，符合《商标法》第四十一条第一款的适用条件，则应当予以制止。   二、“以其他不正当手段取得注册”的适用条件 （一）申请人引证商标已经在中国在先使用 我国《商标法》以商标权注册取得和申请在先为原则，以使用在先为补充。根据《巴黎公约》有关知识产权地域性原则的规定，除驰名商标外，对注册商标的保护实行地域性原则。因此，对在先使用的未注册商标的保护也应当受到地域性原则的限制，否则会形成对未注册商标的保护程度高于注册商标的局面。《商标审理标准》将为“他人在先在中国使用”作为本款适用条件之一，符合《巴黎公约》和我国《商标法》的立法精神。所谓在先使用，是指在争议商标申请注册日之前，他人已经在中国使用其商标。与《商标法》第十三条第一款和第三十一条不同的是，本款对在先使用没有“驰名”或者“有一定影响”的要求，只要构成在先使用即可。 本案中，申请人的“haupt”商标最迟于1992年就设计出来，并开始在我国投入商业使用。争议商标“haupt”的注册申请日为1996年11月18日，明显晚于申请人商标的设计和使用时间。因此，申请人的使用构成在先使用。 （二）争议商标与申请人引证商标使用商品属于同一种或者类似商品 首先，根据《商标法》第五十一条规定，注册商标的专用权及于商品的范围以核定使用的商品为限，根据《商标法》第二十八条、第二十九条、第五十二条第（一）项的规定，注册商标、在先初步审定商标和申请商标的禁用权以同一种或者类似商品为限，对未注册在先使用商标的保护也应与注册商标、在先初步审定商标和申请商标保持一致。其次，《商标法》第十三条第一款对未注册驰名商标的保护、第十五条对被代理人或者被代表人商标的保护、第三十一条对在先使用并具有一定影响商标的保护，都以商品相同或者类似为条件，本款的适用范围原则上应该与上述条款保持一致。故《商标审理标准》规定，“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品或者服务相同或者类似的商品或者服务上”。本案中，申请人商标“haupt”在先使用在锯片等商品上，争议商标“haupt”核定使用商品也是锯片（机器零件）等，属于同一种或者类似商品。 然而在评审实践的有些案件中，依据《类似商品和服务区分表》关于类似商品的划分或者通常的类似商品判定标准，争议商标使用商品与他人在先使用商标所使用的商品未构成相同或者类似商品，但客观上具有密切的关联性，严格执行《商标审理标准》，往往会形成相同或者类似商品上的注册被撤销，其他关联商品上的注册被维持的局面。这对在先使用商标所有人有失公平，也不利于完全制止不正当注册行为。对于此类案件，可以综合考虑在先商标的独创性、争议商标与在先商标使用商品的关联程度，如果使用商品关联程度高，争议商标容易造成消费者混淆的，可以不局限于《类似商品和服务区分表》的划分，将双方商标使用商品判定类似商品。这样既可以有效制止不正当注册行为，也可以避免打破法条适用上的平衡。 （三）争议商标与申请人引证商标相同或者近似 《商标审理标准》将“不正当手段”定义为“确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册”，将“在先使用”界定为“在系争商标申请注册日之前，他人已经在中国使用该商标”。仅从字面含义解释，这种规定要求系争商标是他人在先使用的商标，换言之，要求争议商标与申请人引证商标相同。但是，争议商标与申请人引证商标构成近似的，势必会妨碍申请人引证商标的注册和使用，也容易在市场上造成混淆，依法应予制止，评审实践在适用本款时也是如此掌握的。本案中，争议商标与申请人引证商标构成相同商标。 （四）被申请人明知或者应知申请人引证商标存在 本款中“不正当”，是指被申请人明知或者应知申请人引证的在先使用商标，出于不正当竞争的目的而申请注册相同或者近似商标。判定被申请人是否明知或者应知，可以综合考虑下列因素：（1）被申请人与申请人曾有贸易往来或者合作关系；（2）被申请人与申请人共处相同地域或者双方的商品或者服务有相同的销售渠道和范围；（3）被申请人曾与申请人发生过涉及争议商标的其他纠纷；（4）被申请人与申请人存在内部人员往来关系；（5）争议商标注册后，被申请人出于牟取不正当利益的目的，胁迫申请人与其进行贸易合作的，或者索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金；（6）引证商标具有较强的独创性；（7）其他可以认定为明知或者应知的情形。 本案中，被申请人的法定代表人赵莉曾任申请人的出纳员，知晓申请人的商标设计等情况，构成上述所列第（4）中情形，即被申请人与申请人存在内部人员往来关系。而且，本案申请人商标“haupt”的字母经过设计，表现形式具有一定的独创性。因此，可以认定被申请人明知申请人在先使用“haupt”商标而申请注册，违反了诚实信用原则。   三、“以其他不正当手段取得注册”的适用时限 由于本款主要适用于保护公共利益和注册秩序，没有规定时限。将本款解释适用于保护他人在先的合法权益，应当与本条第二款、第三款一致，规定相应的时限。《商标审理标准》规定，本款的适用时限参照本条第二款有关时限的规定，即在先商标所有人或者利害关系人认为注册商标属于本款规定情形而请求撤销的，应当自该商标注册之日起五年内向商评委提出。这是督促当事人及时主张权利、维护商标法律关系稳定性的需要。 本案争议商标的注册时间是1997年11月14日，申请人于1998年1月20日提出争议撤销注册不当申请。由于当时的《商标法》及其《实施细则》对撤销注册不当申请没有规定时限，故本案不涉及时限问题。   四、“以其他不正当手段取得注册”的修改与完善 由于现行《商标法》缺乏制止不正当注册的兜底性条款，而第四十一条第一款又将本属于兜底性条款的“以其他不正当手段取得注册”与禁用条款、显著性等绝对性理由并列，由此造成上述法律适用的困难。本文认为，之所以如此的原因可能有两种：要么是立法者过于自信，认为现行《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条已经穷尽了所有可能出现的不正当注册行为，不再需要兜底性条款；要么是将“以其他不正当手段取得注册”仍然作为兜底性条款，但与绝对性理由并列属于立法失误。显然，《商标法》难以通过列举的方式穷尽实践中种类繁多的不正当注册行为，因此，修改商标法需要恢复兜底性条款，对此有种方案可供选择： 1、修正立法失误，恢复立法本意 在保持现行《商标法》第四十一条内容和结构基本不变的前提下，将第一款中的“以其他不正当手段取得注册”调整至第二款“第三十一条规定的”之后，即“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，或者以其他不正当手段取得注册的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。 2、明确“其他不正当手段”的含义，单列实体性条款 我国《商标法》虽然实行注册原则和申请在先原则，但申请和注册商标不得违反诚实的工商业习惯，侵犯他人在先使用商标，而且，商标的生命在于使用。因此，修改商标法应当以制止不正当注册为目的，加大对在先使用商标的保护，不再以“有一定影响”为条件，可单列一个条款，即“申请商标与他人在同一种或者类似商品上在先使用的商标相同或者近似，而申请人明知或者应知该他人商标存在的，不得注册。但该他人同意申请注册的，不在此限”，或者借鉴我国台湾地区“商标法”第二十三条第十四款，规定为“申请商标与他人在同一种或者类似商品上在先使用的商标相同或者近似，而申请人因与该他人有合同、地缘、业务往来或者其他关系而知晓该他人商标存在的，不得注册。但该他人同意申请注册的，不在此限”，并以此取代现行《商标法》第十五条关于代理人或者代表人不得抢注被代理人或者被代表人商标的规定和第三十一条关于“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标”的规定。 第二种方案含义更为明确，且完全涵盖了现行《商标法》第十五条、第三十一条对在先使用商标的保护，避免了法条重合，本文建议采用。 作者单位：国家工商行政管理总局商标评审委员会

 《商标法》第三十一条对在先“商号权”的保护 　　　　　　 ——第1929467号“良田”商标争议案评析  吴新华 近年来，关于如何解决商标权与企业名称权（或称商号权）之间冲突的问题，越来越受到知识产权理论界与实务部门的关注。我国《商标法》第三十一条虽然规定了“申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，但并没有明确界定在先权利的范围、在先权利对抗在后商标的条件。为了正确理解与适用《商标法》，妥善处理在商标确权程序中发生的商标权与商号权之间的冲突，商标评审委员会在《商标审理标准》中进行了初步的探索。我们认为，解决商标权与商号权之间的冲突应当坚持以下原则：一是要保护在先权利人的商业信誉，二是要维护公平竞争的市场经济秩序，三是要维护广大消费者的利益。 基本案情 申请人：湖南省郴州良田水泥厂 被申请人：郴州五岭水泥有限责任公司 争议商标：第1929467号“良田”   （一）当事人主张 申请人申请理由：1、申请人成立于1988年，一直专营水泥生产和销售，实现工业总产值近六亿元，产品曾获得“农业部优质产品证书”等多个奖项，在湖南和广东等省享有很高的声誉。2、申请人自成立以来就一直以“良田”作为字号，并且由于申请人历史长、产品质量好，其字号“良田”也就具有相当知名度，申请人的产品也经常被消费者称为“良田水泥”。被申请人与申请人属于同一行业，厂址同在郴州市苏仙区良田镇，相距不足980米，被申请人的争议商标已经使消费者对产品的来源产生混淆和误认。因此，争议商标的申请注册已经违反了诚实信用原则，属于不正当竞争行为，并且侵犯了申请人的字号权，依据《民法通则》第四条、《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十一条和第四十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条以及《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称若干问题的意见》的相关规定，应当撤销争议商标注册。 申请人向商评委提交了以下主要证据：申请人营业执照复印件，申请人产品质量认证证书复印件，申请人产品采用国际标准证书复印件，申请人获得的1991年农业部优质产品证书复印件，1998年全省乡镇水泥质量检查优胜企业、1996年湖南省水泥行业质量五十强证书复印件，1998年湖南省乡镇企业明星企业证书复印件，1997年农业部中型二档乡镇企业，2000质量管理先进单位证书复印件，湖南省2001年度重合同守信用证书复印件，湖南省2000年纳税大户（过500万元）证书复印件（经公证），消费者对争议商标产品投诉复印件，被申请人企业查询资料，争议商标查询资料。 被申请人答辩的主要理由：1、被申请人基本情况及争议商标的由来。被申请人所在的郴州市苏仙区良田镇是郴州地区水泥产量最大的基地，共有四家水泥生产企业。被申请人始建于1970年，是当地最早的水泥生产企业，2001年由国有企业改制为现在的被申请人，现已获得苏仙区委、区政府先进民营企业等多个荣誉，其“良田”牌水泥在当地具有相当高的知名度。争议商标“良田”的设计浓缩了良田镇这一水泥生产重镇的人文历史背景，孕育着被申请人的产品出自“良田”这一沃土，象征着水泥的发展历史，符合《商标法》的规定。2、争议商标的实际使用效果足以使被申请人的水泥区别于申请人的“岭东”牌水泥，不会引起相关公众的误认和混淆，被申请人提供的有关用户意见证明文件可以说明这一点，因此争议商标与申请人的企业名称和字号并不冲突。被申请人对争议商标的申请注册并未违反诚实信用原则，应予维持注册。 被申请人向商评委提交了以下主要证据：被申请人营业执照复印件，郴州市苏仙区人民政府证明文件复印件，被申请人所获凯时国际app首页的荣誉证书及质量体系认证证书、产品标准实施文件复印件，被申请人征询用户意见证明文件复印件，申请人分厂产品照片。 针对被申请人的答辩理由，申请人补充提出以下理由，1、被申请人偷换概念，将“建厂时间长”等同于“良好声誉”，事实上被申请人的前身虽然建厂较早，但历经三次改制经营状况仍继续恶化，并于2003年7月将生产线整体租赁给个人经营。其最早的“五盖山”商标也因为销路不好而弃用，自争议商标注册后一直使用争议商标。2、申请人具有相当知名度的字号与被申请人的商标相同，两企业的产品已经在消费者中造成混淆。被申请人为证明不混淆所举出的用户意见等证据所调查的人，或与其有利害关系，或是被申请人的合伙人，这样的证明材料不具真实性和证明力。3、申请人近年通过技改，投资两亿元新上一条生产线，经营状况良好，被郴州市委、市政府规划作为龙头企业组建水泥集团，申请人才是郴州的水泥基地，消费者想买的“良田水泥”正是申请人的水泥。被申请人放弃其“五盖山”，注册争议商标就是想利用申请人字号“良田”的知名度和影响力，明显属于违反诚实信用原则的不正当竞争。 （二）商评委审理与裁定 根据双方提交的营业执照、获奖证书、证明文件以及商标档案等证据，商评委查明以下事实： 申请人成立于1988年12月29日，字号为“良田”，企业地址为郴州市苏仙区良田镇。2001年之前申请人及其产品先后获得农业部优质产品、湖南省乡镇水泥质量检查优胜企业、湖南省水泥行业质量五十强、湖南省乡镇企业明星企业、农业部中型二档乡镇企业、质量管理先进单位等多个奖项。被申请人成立于1997年，企业地址同样为郴州市苏仙区良田镇。 争议商标由被申请人于2001年8月10日申请，于2002年11月14日获得注册。 经合议组评议，商评委认为，申请人早在1988年起就一直使用“良田”这一企业字号，在申请人的多年生产经营中，申请人及其产品在全国及省内获得了多项荣誉，因此可以认为，申请人在当地水泥行业已经具有一定的知名度，其企业字号“良田”也已经为当地同行业人士广泛知晓。被申请人作为与申请人同处一镇的同行企业，理应知晓申请人在先使用了“良田”字号并已经具有一定的知名度，因此其申请注册争议商标的行为已经构成明知他人字号在先使用并有一定知名度而抢先将其作为商标注册的不正当行为，侵犯了申请人的在先字号权，违反了《商标法》第三十一条关于不得损害他人现有在先权利的规定。综上，争议商标应予撤销注册。 依据《商标法》第三十一条、第四十一条第二款及第四十三条规定，商评委对本案裁定如下：申请人对被申请人注册的第1929467号“良田”商标所提撤销理由成立，第1929467号注册商标予以撤销。 （争议商标） 评析 本案的焦点问题是，被申请人注册争议商标的行为，是否侵害了申请人在先享有的商号权（即字号权）。   一、《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的理解 申请注册的商标应当具有在先性，这种在先性包括两个方面，其一是指申请注册的商标不得与他人在先申请或者注册的商标相冲突，其二是指不得与他人在先取得的其他合法权利相冲突。我国《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。一般认为，由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权，著作权，外观设计专利权，姓名权，肖像权等。 在2005年12月商标局与商标评审委员会对外公布的《商标审查及审理标 准》中认为，将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先商号权的侵犯。 我国立法中没有使用综合性的商号或商业名称的概念，法律、法规对于各种形态的市场主体分别赋予了不同的称谓。例如在《民法通则》中，对个体工商户和个人合伙使用“字号”一词，而对企业法人则使用了“名称”一词。学术上对于“商号”的含义也有着不同的理解。一种观点认为，商号与我国的企业名称并非同一概念，前者只是后者的组成部分之一。例如，有人认为“商号是公司名称的核心内容，公司人格特定化的标记，也是公司名称中惟一可以由当事人自主选择的内容。商号应有两个以上汉字或少数民族文字组成。”另一种观点则认为，我国商号一词与德国、日本法中的商号在含义上相距甚远，实际上相当于我国的企业名称。鉴于我国的企业名称一般由行政区划、字号（或称商号）、行业或者经营特点、组织形式四个部分所组成，其中的字号是区别不同企业的主要标志，因此，无论把商号作为企业名称的同义语，还是作为企业名称的核心部分，作为商标法上的在先权利并没有本质的不同。   二、在先商号权对抗在后商标权的适用要件 以在先商号权对抗在后商标权，请求撤销在后申请注册商标的，应符合下列条件：商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日；该商号在中国相关公众中具有一定的知名度；系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。 （一）关于在先商号权的界定 商号权的取得，依各国立法的不同通常有以下三种方式：使用取得主义、登记对抗主义、登记生效主义。我国有关商号权的法律中均采登记生效主义。例如《企业名称登记管理规定》第三条规定，企业名称经核准登记后方可使用，在规定的范围内享有专用权。第二十六条还规定，如果使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，将受到相应的处罚。因此对于国内当事人而言，只有商号的登记日期早于商标的申请注册日期，当事人才有资格主张其在先商号权。根据《保护工业产权巴黎公约》第八条的规定，“厂商名称应在本联盟所有国家受到保护，而无申请或注册的义务，也不论其是否组成商标的一部分。”因此对于依据外国法律登记成立的当事人而言，并不要求其商号在中国登记注册，但应证明其商号在中国进行了在先的使用。 （二）要求得到保护的商号应当具有一定的知名度 如何解决商号权与商标权之间的冲突，是一个比较复杂的问题，目前，学术界进行了一定的理论探讨，但还没有哪部法律对“商号权”作出明确的规定，相对而言，商号权是一项比较微弱的权利，在不同的行政区划、不同的行业里，使用相同商号的企业比比皆是。通常来说，只有那些已经具有一定知名度的商号，才能得到较高水平的保护，制止他人出于盗用、损害商业信誉的目的，在有竞争性的商品或服务项目上申请注册商标的行为。 （三）在后商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。 此处的“混淆”是指，在后商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的商品或服务来自于商号权人，或者与商号权人有关联企业、许可使用等特定的联系。认定在后商标容易与在先商号发生混淆，可能损害在先商号权人的利益，应当综合考虑下列各项因素：（1）在先商号的独创性。如果商号所使用的文字并非常见的词语，而是没有确切含义的臆造词汇，则可以认定其具有独创性。（2）在先商号的知名度。认定在先商号在相关公众中是否具有知名度，应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面来考察。（3）系争商标指定使用的商品或服务与商号权人提供的商品或服务原则上应当相同或者类似。 本案中，“良田”虽然不是独创性的词汇，但申请人将之作为字号在先登记并长期使用，获得了有关部门颁发的各种奖项，包括农业部优质产品、湖南省乡镇水泥质量检查优胜企业、湖南省水泥行业质量五十强、湖南省乡镇企业明星企业、农业部中型二档乡镇企业、质量管理先进单位等等。根据申请人提交的证据，商评委认定该企业及其字号在水泥行业内已经具有了一定的知名度，申请人享有的商业信誉理应得到法律保护。 申请人成立于1988年12月29日，被申请人则成立于1997年，在时间上有明确的先后之分。被申请人与申请人属于同一行业，厂址同在郴州市苏仙区良田镇，其对于申请人在先登记、使用“良田”字号的情况应当有所知晓，却将之申请注册商标，被申请人的这一行为违反了市场主体所应遵循的诚实信用原则，表明其具有借用他人在先创造的商业信誉、进行不正当竞争的主观意图，应当受到法律的否定评价。 从市场效果看，被申请人在水泥商品上使用争议商标的结果，将使相关公众发生混淆，误以为标有争议商标的水泥商品是来自于申请人，或者与申请人有关联企业、许可使用等关系，从而使申请人的权益乃至消费者的利益受到损害。 综合考虑上述情况，商评委认定被申请人注册争议商标的行为侵犯了申请人在先享有的字号权（即商号权），并依据《商标法》第三十一条的规定裁决撤销了争议商标。我们在引言中谈到，解决商标权与商号权之间的冲突，应当坚持以下原则：一是要保护在先权利人的商业信誉，二是要维护公平竞争的市场经济秩序，三是要维护广大消费者的利益。商评委在裁决本案的时候，《商标审理标准》还没有制订出来，但从处理结果看，上述几项原则在本案中得到了很好的体现。 作者单位：国家工商行政管理总局商标评审委员会

国家机关标志的严肃性应予维护 ——第1218539号图形商标撤销复审案评析 商标的作用在于区分不同商品或者服务的来源，原则上，任何能够区分商品或服务来源的可视性标志均可作为商标注册。但某些特定的标志可能对公共利益或公共秩序产生消极、负面的影响，不宜作为商标注册和使用。《商标法》作为我国管理和保护商标的专门法，其中第十条对不能作为商标注册和使用的各种情况作出了禁止性规定。在评审实践中，适用《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的规定撤销系争商标的情况更为常见。第1218539号图形商标（以下称复审商标）撤销复审案是适用《商标法》第十条第一款第（八）项规定的典型案例之一，现结合具体案情对该条款的适用要件加以分析。  基本案情 申请人：临沂市某裤业有限公司 复审商标：第1218539号图形商标 （一）商标局撤销决定 商标局认为，第1218539号图形商标与我国的海关关徽近似，违反了现行《商标法》第十条第一款第（一）项的规定，决定撤销第1218539号图形商标。 （二）申请人复审理由 申请人复审的主要理由有3点。 1.申请人没有刻意模仿海关关徽的恶意，并且复审图形是两把交叉的钥匙，而海关关徽是一把钥匙与一个权杖交叉，二者具有明显区别，不构成近似。申请人在注册该商标时没有见过海关关徽，二者某些局部相似只是设计上的巧合。  2.商标局的撤销决定适用法律不当。 3.申请人一直将复审商标作为主要商标使用，每年投入的广告宣传费用都在百万元以上，复审商标在当地已经知名。一旦该商标被撤销，不仅以前投入的巨额费用会付之东流，且整个企业会陷入没有品牌的困境，这对申请人来说明显不公。 （三）商评委审理与裁定 商评委经审理认为，复审商标的图形组合方式及整体外观与中华人民共和国海关关徽构成近似，将与海关关徽近似的图形作为商标注册、使用，有损海关关徽的严肃性及中国海关的尊严，会造成不良的社会影响。依据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，复审商标应予撤销。申请人所称“没有刻意模仿海关关徽的恶意”，以及申请人长期使用复审商标，如果撤销该商标会给申请人造成难以估量的损失，对申请人来说显失公平等理由均不能成为维持复审商标注册的理由。 此案经北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院一审、二审，均判决维持商评委裁定。 评析 商评委在审理不服商标局依据《商标法》第十条、第十一条、第十二条等规定撤销注册商标决定的复审案件时，应针对商标局的决定和申请人复审的事实、理由，适用相应的法律条款进行评审。在本案中，商评委将案件的焦点问题归结为复审商标是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指“有其他不良影响”的情形。 《商标法》第十条列举了不能作为商标使用的各种具体情形，其中第一款第（八）项对不能包含的情形作出兜底性规定，“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”，均不得作为商标使用。 2005年12月发布的《商标审查标准》中，对《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的含义作出了详细说明，将“有其他不良影响”的具体情形分为9种，其中第四种情形为“与我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志相同或者近似的”。 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3点规定：“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。” 由此可见，构成《商标法》第十条第一款第（八）项所称的“有其他不良影响”应当具备两个要件：一是侵害的主体是商标标识本身，二是侵害的客体是公共利益和公共秩序。需要注意的是，适用本条规定并不以商标注册人的主观恶意为要件，另外，仅损害特定民事权益的情形不适用本条款。 结合本案的具体情况，海关关徽由商神手杖图形与钥匙图形交叉组合而成，是中华人民共和国海关的专用标志。商神手杖代表国际贸易，钥匙象征海关为祖国把关，海关关徽寓意中国海关依法实施进出境监督管理，维护国家的主权和利益，促进对外经济贸易发展和科技文化交往。复审商标的图形与海关关徽相比，仅有细微差异，在整体构图和视觉效果上相近，相关公众施以一般注意力不易觉察。《商标审查标准》明确将与我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志相同或者近似的归入“有其他不良影响”的范畴。本案申请人将与中国海关关徽近似的图形作为商标申请注册，有损海关关徽的严肃性及中国海关的尊严，会使相关公众误认为其提供的商品与中国海关具有某种联系，造成不良的社会影响。申请人虽声称不知道中国海关关徽、撤销复审商标将造成巨大损失，但该理由不足以影响商评委关于复审商标与中国海关关徽构成近似的判断，亦不能排除复审商标造成不良社会影响的可能。 综合评述 由该案的审理可以看出，《商标法》第十条虽列举了各种不得作为商标使用的标志，但现实社会包罗万象，因此，在审理涉及禁用条款的商标确权案件时，应准确定位。对不属于《商标法》第十条明确列举的各种禁用情形，但的确可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，应适用该条第（八）项“有其他不良影响”的规定予以撤销。本案涉及与我国政府机构标志近似的商标审理，不论从维护我国国家机关标志及其形象的严肃性出发，还是从避免误导公众、损害消费者利益的角度考虑，申请人的申请都应予以禁止。

《商标法》“其他不良影响”的理解与适用 ——第3672081号水立方shuilifang商标争议案评析 根据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”不得作为商标使用。“其他不良影响”并非一个内涵和外延十分明确的法律概念，《商标法》及《商标法实施条例》均未明确界定“其他不良影响”应如何认定，在实践中认定“其他不良影响”有一定难度。本文结合水立方shuilifang商标争议案，谈谈《商标法》第十条第一款第（八）项的理解与适用。 基本案情 申请人：北京国家游泳中心有限责任公司 被申请人：周晓扬 争议商标：第3672081号水立方shuilifang商标 （一）当事人主张 申请人的主要理由是：申请人是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司，是水立方的唯一经营、管理机构。“水立方”是申请人独创的臆造词，已经与2008年北京奥运会标志性场馆国家游泳中心形成特定的、唯一的联系，成为奥运场馆名称和未注册商标。水立方shuilifang商标由被申请人注册和使用，必然会欺骗、误导消费者，产生不良影响，违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。2003年年初，国家游泳中心设计方案“水立方”在北京公开展示；2003年7月28日，“水立方”被正式确定为国家游泳中心实施方案。对于这一历史性事件，中央、各地方电视台及各大网站等众多媒体进行了宣传报道，被申请人在申请争议商标前，不可能不知晓“水立方”这一名称，因此是典型的恶意抢注行为。综上，争议商标应予以撤销。 被申请人未在规定期限内答辩。 （二）商评委审理与裁定 商评委经审理查明，争议商标由被申请人于2003年8月13日提出注册申请，并于2005年11月7日经商标局核准注册在第3类肥皂、洗发液等商品上。 商评委经审理认为，本案争议焦点可归结为争议商标是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”的情形。“水立方”是2008年北京奥运会标志性场馆国家游泳中心的名称，这一事实已被中国消费者广为知晓。被申请人将水立方注册为商标，易使消费者将其标示的商品与北京奥运会场馆国家游泳中心相联系，认为该商品为奥运会指定商品或与奥运会有某种关联，从而发生对产源的误认，产生不良影响。因此，争议商标构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”的情形。商评委依据《商标法》第十条第一款第（八）项、第四十一条第一款、第四十三条的规定，撤销争议商标的注册。 评 析 本案的焦点问题为争议商标是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”的情形。 （一）“有其他不良影响”的界定 从立法结构看，《商标法》第十条第一款属于禁用条款，该条第一款第（一）项至第（七）项，列举了有损我国社会公共利益和公共秩序，不得作为商标使用的情形。鉴于现实生活的复杂性，法律不可能将所有违背社会公序良俗的情形逐一列举，因此，该条第一款第（八）项中的“有其他不良影响”更像一个兜底条款，即如果出现第十条第一款前七项及第(八)项“有害于社会主义道德风尚”的情形，适用具体条款；如果出现列举情形之外但又确实有违主流的道德观念、有损国家和社会公共利益的情形，就可以适用“有其他不良影响”来制止商标的注册，避免产生消极、负面的社会影响。 在司法实践中，判断是否构成“其他不良影响”要考虑多方面因素。简言之，“有其他不良影响”是指商标的文字、图形或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。判断是否有“其他不良影响”，应考虑社会、政治、历史背景，文化传统，民族风俗，宗教政策等因素，并应考虑商标的构成及其指定使用的商品或服务。 2005年12月颁布的《商标审查标准》列举了“有其他不良影响”的情形，主要包括：具有政治上不良影响的；有害于种族尊严或者感情的；有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰的；与我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志相同或者近似的；与我国党政机关的职务或者军队的行政职务和职衔的名称相同的；与各国法定货币的图案、名称或者标记相同或者近似的；容易误导公众的；商标由企业名称构成或包含企业名称，该名称与申请人名义存在实质性差异，容易使公众发生商品或服务来源误认的。 在本案中，被申请人将北京奥运会标志性场馆名称“水立方”作为商标注册，易使消费者认为其商品与奥运会有某种联系，从而误导公众。此种情形虽不属《商标法》第十条第一款第（一）项至第（七）项列举的情形，但争议商标的注册确易使相关公众产生误认，影响诚实守信、公平竞争的市场秩序，因此本案属于《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的情形。 （二）适用“有其他不良影响”条款的条件 1.“有其他不良影响”条款的调整范围 “有其他不良影响”作为《商标法》第十条第一款的组成部分，属于绝对理由条款，“不良影响”应当限定在损害社会公共利益和公共道德的范围内，如仅涉及损害特定民事权益的内容，由于《商标法》已另行规定了救济方式和相应程序，不宜认定为“有其他不良影响”的情形。不同于其他条款维护商标权等在先权利的立法宗旨，“有其他不良影响”条款的侧重点是维护国家、社会公众的公共利益，因此，法律没有限定依据该条款提出商标撤销申请的主体。在本案中，提出撤销申请的主体是北京国家游泳中心有限责任公司，虽然该公司是“水立方”的经营、管理机构，但其提出的争议商标易使消费者将其与奥运会相联系，易误导公众之主张，属公共利益之范畴，并非主张特定的民事权益，故本案属于“有其他不良影响”条款的调整范围。此外，如果一件商标对商品或服务具有描述性，整体缺乏显著性，同时易导致消费者对商品相关特点产生误认，此种情形下应适用《商标法》第十一条的显著性条款，不适用第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的规定。 2.只需存在产生“其他不良影响”的可能性 《商标法》设置“有其他不良影响”条款的目的，是维护社会公共利益和公共秩序，防止某件商标的注册对正常的社会秩序、道德观念产生负面影响。“不良影响”一般不涉及特定的社会公共利益和公共秩序，商标审查机关只需论证争议商标的构成要素与对国家、社会、公众产生不良影响之间的因果关系即可，无需证明有不良影响的实际后果。 3.构成“其他不良影响”的判定 由于法律没有规定具体的判断标准，现代社会价值观又日益多元化，判断是否构成“有其他不良影响”有一定难度。个人认为应从以下几方面考量：一是以维护社会公共秩序和国家利益为大前提。二是主要考虑商标的常见含义。通常应考虑一般社会公众或相关消费者的认知程度，在多个含义中考虑其主要含义，以一般消费者对该商标的认知为主要因素，无须考虑注册人的设计理念和主观心态，也无须考虑商标注册人放弃该商标部分文字专用权。三是要综合我国国情、历史、社会观念、市场效果等方面进行综合判断，以一般社会公众的认知水平、道德价值观念为标准，全面考察商标的使用或注册是否会造成不良影响。 综合评述 从该案的审理可以看出，“水立方”虽然不属于《商标法》第十条第一款第（一）项至第（七）项列举的不得作为商标使用的标志，但它属于奥运会这一国际性体育活动的标志性建筑物之一，与奥运会具有特定联系。类似的标志主要有全国性或国际性的文化、体育等大型活动或其他公益活动的会徽、吉祥物、宣传语或其他标志物，此类标志具有广泛的影响力，具有较高的商业价值，将此类标志注册为商标，客观上破坏了公平竞争的市场秩序，应予以制止。《商标法》对此种行为并无明确规定，但又确属不应注册为商标之情形；在此情形下，可适用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，由此案亦可认识到设立该条款作为兜底条款的必要性。